Propiedad industrial. Marcas. Acción por infracción de marca. Conflicto entre marca y nombre de dominio y signo en la cabecera de un diario digital. Riesgo de confusión.

SENTENCIA 151/2017, DE 2 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL Y RECURSO DE CASACION. NUM.: 1016/2014

Roj: STS 726/2017 - ECLI:ES:TS:2017:726

Ponente: Exmo. Sr. D. ? Rafael Sarazá Jimena

Materia: Propiedad industrial. Marcas. Acción por infracción de marca. Conflicto entre marca y nombre de dominio y signo en la cabecera de un diario digital. Riesgo de confusión.

Resumen:

Recurso extraordinario por infracción procesal: inexistencia de incongruencia tras el auto de aclaración; cuestiones sustantivas y valoraciones jurídicas ajenas al ámbito del este recurso. Marcas de cobertura. El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca (criterio aplicable a las marcas nacionales). La vigencia de la marca permite prohibir a terceros que usen como nombre de dominio un signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique riesgo de confusión. Inexistencia de anterioridad en el uso del nombre de dominio. Alcance del riesgo de confusión. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre el juicio comparativo necesario para decidir si hay riesgo de confusión. En el caso: el análisis del riesgo de confusión ha respetado la doctrina jurisprudencial (no hay desintegración artificial del signo); inexistencia de arbitrariedad en la apreciación del riesgo de confusión (mayor o menor relevancia de los elementos gráfico o denominativo; naturaleza del producto y forma de comercialización; consumidor medio; marca denominativa que coincide con la designación de un producto ofertado en el sector).

Doctrina jurisprudencial aplicable:

«El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo, y 382/2016, de 19 de mayo […]

El análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. No ha realizado una desintegración artificial del signo, sino que ha llevado a cabo un análisis de conjunto en el que ha atendido al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los elementos dominantes que, tratándose de una marca denominativa y de un signo mixto que identifica un diario digital ubicado en una web a la que se accede a través de un determinado nombre de dominio, están constituidos por el elemento dominante de la marca, que coincide sustancialmente con el nombre de dominio y con la parte denominativa del signo utilizado como cabecera del diario digital.

Además, la Audiencia Provincial ha realizado una apreciación global de los demás factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, como es el relativo a la identidad de los productos o servicios, el acceso a los mismos a través de internet y de que para acceder al periódico digital haya de escribirse en el equipo informático un nombre de dominio sustancialmente igual a la marca, etc.

Como declaramos en la sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, la exigencia de una visión de conjunto no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial, la descomposición de la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. Y la Audiencia Provincial ha respetado estas premisas».

Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación.

Enlace a la resolución: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7956156&links=&optimize=20170310&publicinterface=true